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동향

제약바이오 분야에서 상위개념이 공지된 물질특허의 진보성 판단기준의 변화


제약바이오 분야에서 상위개념이 공지된물질특허의 진보성 판단기준의 변화 

:아픽사반 대법원 판결 전후에 따른 선택발명의진보성 기준의 변화


◈목차

 

 

1. 선택발명의 정의 및 사례
2. 아픽사반 대법원 판결의 요지
3. 아픽사반 대법원 판결의 의의
4. 바이오분야에서의 선택발명 사례
5. 결론
 

◈본문

  

고부가가치의 지식집약산업인 제약바이오산업 생태계에서 지식재산권에 대한 권리 확보 및 특허 전략은 날이 갈수록 중요해지고 있다. 오리지널 제약사는 의약용 신규 화합물에 대한 물질특허를 등록한 후, 이 화합물을 개량한 형태의 광학 이성질체, 신규염, 결정다형, 제형, 복합제제, 새로운 제조방법, 대사체, 신규용도 등의 후속 특허를 지속적으로 출원하는 LCM(Life cycle management) 전략을 사용해 특허에 의한 시장독점적 범위 및 기간을 확대함으로써 수익을 극대화하는 경영 전략을 취한다.
 
그러나 오리지널사의 LCM 전략(에버그린 전략1))은 제네릭사 입장에서 볼 때 낮은 수준의 개량특허나 선택발명의 카테고리에 속하는 발명을 통해 실질적으로 오리지널 특허의 존속기간을 연장시켜 독점을 항구화 하는 것이므로 특허권의 남용으로 본다.
최근 선택발명의 특허요건을 완화함으로써 업계의 초미의 관심사인 아픽사반의 대법원 판결(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결)은 오리지널사의 후속 특허들 중에 선택발명이 많다는 점을 고려할 때, 오리지널사와 제네릭사 간의 향후 특허소송의 향방을 결정짓는 중요한 기준으로 작용할 것으로 보인다.
 
1. 선택발명의 정의 및 사례
 
선택발명은 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 총괄적인 상위개념으로 기재되어 있고 상위 개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 선택하는 발명이다. 보다 쉽게 말하면 선행발명이 어떤 범주로 이루어져 있을 때 그 범주에 속하는 것 중 하나를 선택한 발명이다. 아주 단순하게 예를 들면 선행발명이 ‘산(酸)’이라고 하면 그 중에서 ‘염산’을 선택한
것이라고 하겠다. 선택발명은 우리나라뿐만 아니라 미국2), 유럽3), 일본4)을 비롯한 대부분의 국가에서 신규성, 진보성 등을 전제로 이미 특허가 부여되고 있고 선행발명과의 관계를 통해 정해지는 것이므로 선행발명에 나타난 발명을 정확하게 파악하는 것이 매우 중요하다. 
 

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특허법의 목적과 발명의 정의에 비추어 보면, 선택발명은 형식적으로 선행발명과 중복된 발명으로 특허받을 수 없는 것이나, 일정요건을 갖춘 선택발명에는 특허권을 부여한다.선택발명에 특허를 부여하는 이유는 선행발명의 개시(공개)를 넓게 허여하여 발명활동을 장려하는 것과 함께 당해 선행발명을 기재한 선행문헌에 구체적으로 개시되어 있지 않은 유익한 발명에 특허권을 부여함으로써 산업의 발달과 공익의 증진을 도모하고자 하는 것이다. 
 
선택발명의 범주에 속하는 다양한 형태의 발명들이 존재하며, 제약/바이오분야에서는 예를 들면, i) 화합물 발명(상위개념의 마쿠쉬 형 화학식 => 하위개념의 화학식), ii) 수치한정발명 (넓은 수치범위 => 좁은 수치범위) iii) 파라미터발명5), iv) 의약발명(화학식 한정 화합물 => 화합물의 결정형 결정형6), 미립자 형태, 한정된 의약용도) 등이 있다.
 
일반적인 발명의 진보성 판단은 ‘선행발명의 구성으로부터 특허 발명의 구성을 생각해 내는것이 곤란한가?’라는 ‘구성의 곤란성’을 중심으로 이루어진다. 구성이 바뀌면 보다 나은 효과는 따라온다는 전제하에 구성 중심으로 진보성을 판단하는 것이다. 하지만 화학발명의 경우구성이 바뀌면 그 효과가 좋은지 나쁜지 예측할 수 없으므로 구성보다는 효과가 어떤지를 보는 방식으로 진보성을 판단하게 된다.
 
대법원은 아픽사반 판결 선고전까지는 선택발명의 신규성, 진보성에 관하여 ‘선택발명은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서(신규성), 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우(진보성)에 한하여 특허를 받을 수 있다’고 보아왔다. 
 
이미 선행발명에 있었던 것이므로 예외적으로 이질적 또는 현저한 효과가 있는 경우에만 특허를 부여한다는 관점이었다.
참고로 제약/바이오 분야 관련 선택발명의 신규성 및 진보성 관련 대법원의 사례를 아래 표에 정리하였다. 
 

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결정형 발명7)의 진보성 관련 대법원 판단기준 및 사례를 아래 표에 정리하였다. 선택발명의 진보성 판단기준과 동일하다

 

...................(계속)


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